美国德士古公司开发了气化炉设计结构技术，包括煤气化技术。美国通用能源公司（下称通用公司）自德士古公司购买了全部气化技术，对该技术拥有商业秘密。山东华鲁恒升化工股份有限公司（下称华鲁公司）投资建设的氮肥项目采用了煤气化技术。西北化工研究院为华鲁公司提供了煤气化技术图纸等资料。华鲁公司将该技术资料交于华陆工程科技有限责任公司（下称华陆公司）。通用公司发现，华陆公司为华鲁公司提供的设计图纸包含其商业秘密，认为华陆公司的行为构成对其商业秘密的侵害，遂诉至法院。之后，通用公司根据证据保全的结果追加华鲁公司、西北化工研究院（下称研究院）为共同被告，请求判令华陆公司、华鲁公司、研究院立即停止侵权、赔偿损失290万美元。

本案在审理中，在研究院的母公司陕西延长石油（集团）有限责任公司（下称延长公司）及各方的协调下，达成协议：研究院及其附属机构不得使用、向第三方许可包含通用公司拥有的煤气化技术的商业秘密；研究院有权对多元料浆煤气化技术进行研发，或在延长公司及其控股子公司所有的化工厂实践或使用；华陆公司停止使用并向通用公司返还诉争所有含有通用公司煤气化技术的资料及图纸。

【不同观点】

为获取侵权证据，通用公司申请了证据保全；同时为充分说明其商业秘密的技术信息，通用公司申请本国专家证人出庭作证。

一种观点认为，通用公司拥有包括气化炉设计结构在内的煤气化技术及工艺等技术信息，该技术信息属于通用公司的商业秘密。华陆公司、华鲁公司、研究院非法获取、披露、使用、允许他人使用通用公司的商业秘密，构成对通用公司商业秘密的侵害。通用公司申请本国专家证人出庭作证，合法合理。

另一种观点则认为，通用公司诉请保护商业秘密的范围不清，主张不明确，且其并非权利人，不同意让外国专家证人出庭作证；通用公司未提供充分证据，证明华陆公司为华鲁公司氮肥项目所作煤气化工程设计，与通用公司所称商业秘密之间的关系，也无证据证明华陆公司“非法获取、披露、使用、允许他人使用”其商业秘密的事实，对于外国专家证人的意见不予认可，同时提出申请司法鉴定。

主审法官认为，通过技术转让方式取得商业秘密的受让人，可以以自己的名义提起民事诉讼；权利人发现第三方拥有其享有的商业秘密技术资料后，因客观原因无法取得证据，可以申请法院进行证据保全，并根据证据保全的结果，申请追加当事人参与诉讼；权利人以侵害商业秘密提起诉讼，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件先行举证；本案权利人在审理中聘请外国专家证人出庭就技术问题即其所主张的商业秘密进行说明，并不违反法律规定；被控侵权人对商业秘密构成要件提出质疑，在权利人充分举证后，应由被控侵权人提出鉴定申请；当事人的母公司不是案件的诉讼主体，在当事人达成的诉讼调解协议中，仅规定了其享有的权利，没有设定其应履行的义务，可以不追加其为当事人参与诉讼。

【法官回应】

商业秘密指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术和经营信息。最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》对“不为公众所知悉”解释为：对有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得。该解释与TRIPS在未披露信息的条件中规定的“作为一个整体或者其各部分的具体构造或者组合，不为通常触及此种信息的领域的人们普遍知悉或者容易获得”略有不同，前者要求二者同时具备，后者是具备其一即可称之为商业秘密。商业秘密的价值性包含现实的和潜在的价值；保密性是权利人自己采取的保密措施。作为特殊的知识产权，商业秘密具有自身的权利属性，无需经过审批程序，权利人就能享有相关权利。但商业秘密是权利人通过自己的保护方式而存在的权利，不享有排他的独占权。不同的人可享有相同或近似的商业秘密，只要商业秘密未被公开，将持续存在；反之,权利随即丧失。

商业秘密案件的最大难点在于权利人取证困难。因此，申请证据保全是当事人获取证据的路径之一。根据民事诉讼法相关规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。由此说明，当事人在诉讼中，发现新的证据线索，可以向人民法院申请证据保全，但证据保全的前提是证据有灭失的可能性或者以后难以取得。需要强调的是：采取证据保全措施，申请人应该提供相应的线索。本案中，当事人在发现华陆公司使用其商业秘密后，因无法取得证据，两次申请证据保全后，最终获得了华陆公司提供的技术图纸，并根据保全的结果两次追加当事人参与诉讼，最终使本案得以调解处理。

外国专家证人可出庭作证

专家证人制度是英美法系国家根据其对抗主义，或言当事人主义的诉讼模式发展出来的解决案件技术问题的方法制度。申请专家证人出庭，对于维护当事人自身利益和法庭查明具有重要意义。专家证人本质上仍是双方当事人向法庭提供的证人，其由双方当事人自己聘请，费用各自承担；专家证人须出庭并接受质询。

具体到本案中，通用公司针对被控侵权人对其拥有商业秘密产生质疑，申请专家证人出庭作证。被控侵权人认为在中国境内诉讼不应由外国专家证人出庭。对此，法院最终对被控侵权人的主张未予采纳，即同意外国专家证人出庭对本案所涉的技术问题予以说明。这是因为：1.根据我国民事诉讼法的规定，外国人、无国籍人、外国企业和组织在人民法院起诉、应诉，同中华人民共和国公民、法人和其他组织有同等的诉讼权利义务。根据最高法院《关于民事诉讼证据的若干规定》相关规定，当事人可以向人民法院申请由一至二名具有专门知识的人员出庭就案件的专门性问题进行说明。审判人员和当事人可以对出庭的具有专门知识的人员进行询问。经人民法院准许，可以由当事人各自申请的具有专门知识的人员就案件中的问题进行对质。上述规定表明：申请证人专家出庭作证，是当事人的诉讼权利，而外国企业在中国起诉，同样享有申请专家证人出庭作证的诉讼权利。2.外国专家证人出庭的目的是为了阐述案件所涉及的专门技术问题，如本案所涉及的商业秘密信息，被控侵权人提出属于所属技术领域的人的一般常识，被控侵权人的观点是否成立，专家证人可根据自己的专业知识进行充分说明，若当事人就此达成一致，则不必继续进行司法鉴定，从而节省司法资源。

需要强调的是商业秘密案件涉及的专业技术问题一般较为复杂，由于法官的专业所限，需要有一个理解的过程。因此，若当事人申请专家证人出庭作证，建议在庭审前应就其专业技术要点出具书面专家意见，以便法庭理解，防止庭审笔录简略，无法反映专家证人的完整意见。

司法鉴定范围应限于事实问题

司法鉴定应限于解决案件审理中的“事实问题”，不应涉及法律适用的判断，这是大陆法系国家司法鉴定的传统规则。对此，我国学者及实践工作者普遍接受。

知识产权案件中对于“事实问题”的界定存在分歧，究其原因，在于明确“司法鉴定仅限于事实问题”的同时，未对“事实问题”和“法律问题”清晰界定，导致实践中甚至将“是否构成商业秘密”、“是否侵权”等法律问题作为鉴定事项委托。众所周知，司法鉴定意见作为证据的一种形式，委托鉴定事项是法官基于查明案件事实的职责而需确定的某一具体事实，因此鉴定事项只能是案件的事实问题。“事实问题”与“法律问题”的划分标准为是否需经法律规范适用而确定事实，如无须适用法律规范可确认的事实为事实问题；须经法律规范的适用而确认的事实为法律问题。

本案中，被控侵权人对原告是否拥有商业秘密产生质疑，因法律对判断某项信息是否构成商业秘密已有规定，对其构成要件也进行了解析，故法院不能将是否构成商业秘密作为委托鉴定的事项。换言之，“某项信息是否构成商业秘密”属于“法律问题”，而非“事实问题”。对于商业秘密构成要件是否属于可委托鉴定的“事实问题”，最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》对“不为公众所知悉”及具体表现类型进行了规定，即“某项信息是否不为公众所知悉”是“法律问题”。该司法解释列举的“为公众所知悉”的情形中，包括“该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例”，对于这一事实如何判断，法律未给出进一步的规定，由此该项事实成为可以委托鉴定的“事实问题”，而其上位的事项“是否属于商业秘密”属不可委托鉴定的“法律问题”。当然并非所有的“事实问题”都可以委托鉴定，只有法官依自身能力确实无法判断的“事实问题”，而该问题可借助科技或其他专业知识帮助法官理解的，才能进行委托。