文 全球企业法律顾问协会

　　作为苹果公司的专利律师，Cyndi Wheeler做到了对其工作的保密。当工程师们提出一个需要耗资数百万美元的想法的时候，Cyndi Wheeler就会被要求加入进来。她帮助规模巨大的技术公司捍卫他们对于自己的发明所应拥有的权利。在她的业余时间，Wheeler是一个狂热的自行车迷。对她所在的专利办公室来说，她可被比作接力赛中的支柱。竞赛时间很短而且不会被宣传，但Wheeler使得我们难得地站立在了边线上。

　　Wheeler称，在苹果公司工作的最美妙的事情莫过于她和发明人员之间的互动。“我和一群杰出的工程师一起工作，他们开发切边技术，而这种技术将最终应用于人们每天都使用的产品当中。”她和他们一起决定哪些发明苹果公司应该向美国和国际的相关机构申请专利。Wheeler也和外部的律师保持着密切的工作关系，对专利申请草案和专利局审查决定书进行审核。

　　对一次“人体模型专利申请”的失败，Wheeler解释其中的原理：“在美国，一次特别的‘里程碑式事件’发生后，你应该在这个事件发生后一年时提交专利申请。”“里程碑式事件”包括发送出售发明的要约，发明为公众所应用，以及通过媒体或其他渠道就发明向公众所做的披露—产品声明。Wheeler说，尽管在不同的国家有不同的管辖法律，但没有宽限期。“我们特别注意确保在里程碑式事件发生之前提交专利申请，这样才能保证我们不会在国外失去权利。”

　　但是，Wheeler认为，每个国家的情况不同，在有些国家，不需要马上做出申请专利的决定。她说：“在一些情况下，我们选择等待，直到巴黎公约期限结束为止—即在向美国的相关部门提交专利申请后一年时，做出我们向国外相关机构进行专利申请的决定。”这时Wheeler可选择直接向国外的管辖机构提交专利申请，或者苹果公司可利用《专利合作条约》中规定的申请选择权为她争取更多的时间决定是否进入某个国家的专利申请阶段。但是不论何种情况，都是苹果团队考虑为发明申请专利的时间越早越好。毕竟这是一场竞赛。

　　在哨声吹响之前整装待发且又动身最早的竞赛成员是工程师们。“从理想的角度，我们希望和工程师们一起开始工作的时间越早越好。”Wheeler说，“我们和他们紧密协作，确定我们对新产品的新发明进行申请专利的新想法。”

　　工程师们将接力棒传递给专利委员会，对于团队应该就哪些发明提交申请，在哪些国家发明会很重要，专利委员会将向律师提出进一步的建议。

　　Wheeler表示，一般来说，专利委员会每月召开一次。“参加会议的人员包括高级工程师，或者对技术和情况非常熟悉、能够提出有用的建议的人。”她接着说，根据法务部的规模，法律总顾问也可出席会议。

　　接力赛的第三棒是外聘律师——起草律师，他们的步伐随产品而变化，Wheeler说：“时刻都会有产品发明出现。如果你勾勒一个和产品的研发周期相对应的时间表，那么会有一些发明出现得非常早而另一些发明出现得非常晚。”她说：“但不论怎样，对每一项合着时间表出现的发明，我们都需要确保我们在任何一个里程碑事件发生之前提交专利申请。”对产品研发过程中出现的发明，苹果公司对提交专利申请并没有设定标准的时间表。

　　最好的选择是给律师三个月的时间，Wheeler认为，但这在技术行业很难做到。对苹果公司来说，起草律师最好有一个或两个星期的时间提交专利申请，她说。但是，一旦竞赛开始，选手们自然要加速向前。“有几次我们不得不在接到通知后24小时内提交紧急专利申请。”她坦言，又补充说，“尽管那不是最好的时间安排。”

　　接下来的环节就是Wheeler和她的同事、发明人员一起检查专利申请并向美国专利与商标局（“专利局”）提交申请。

　　等待专利局的结果的日子就像跨越终点线，或者在最后时刻眼睁睁地跌下自行车。他们通过发送“专利局审查决定书”来通知结果。“通知书中或者说‘我们允许你们的申请中的一个或多个请求获得通过’或者请求因已有技术而遭拒，就是说，这意味着专利审查官或者认为你的发明没有创意或者认为它不够新颖。”她说。

　　“随着法律需要根据今天技术领域的速度和复杂性不断调整，竞赛的过程、地域和规则也一直在变化。现在，有关专利标的的法律是有点变化不定”。她表示，最近最高法院的一个判决就很说明情况。

　　在Bilski和Warsaw.v. Kappos的案例中，联邦巡回法院支持专利局否决Bernard Bilski和Ran Warsaw就规避商品的对冲风险的方法提出的专利申请的决定，原因是发明者没有在机器上运用该方法而仅仅是解决了一个数学问题。

　　“基本上来讲，有四种可申请专利的法定类别，符合条件的标的”。Wheeler说：“分别是工艺、机器、生产和合成。”她接着解释说，“联邦巡回法院宣布就Bilksi的决定后，专利局发布了可申请专利标的的临时大纲，作为纲领的一部分，有一种称为‘机械或转换测试’的测试。”

　　联邦巡回法院将“机械或转换测试”确立为确定一项工艺是否可申请专利的唯一测试，规定工艺必须：（1）应用于一种特定的机械设备，或（2）将一种特定的物品转化至一种不同的状态或事物。最高法院六月份的规定支持联邦巡回法院否决该专利的决定，声称发明太抽象，而且“机械或转换测试”不应被视为唯一适用的专利可申请性测试。在该诉讼尚未得到解决时，Wheeler接受了采访，但她当时对针对她的行业应该确立怎样的法规的评论犹豫不决。然而，涉及到该诉讼的专家和律师现在都认可法院就确定专利可申请性的合适方法给更低级的法院留有一定空间的做法—我们可以看出，决定的巨大影响仍然存在。

　　竞赛也存在其他正处于发展阶段的规章制度。就2010年正待通过的《专利改革法案》而言，Wheeler说，其中有许多将会改变公司专利律师的惯常做法的规定。规定中对Wheeler的惯常做法影响最大的一点是，如果通过，将把美国的举世无双的先发明制改为先申请制。

　　“在大多数国家，除美国外，都实行在先申请制，就是说，如果两个人都为同一个发明提交了专利申请，那么先提交的那位将会获得专利权。” Wheeler解释说。“但现在美国实行的是先发明制。”她接着说，“所以，即使你申请得晚，但如果你能证明你是先发明的那位，那么你就能获得专利。”

　　“有许多有意思的事情，世界各处都会存在有意思的事情，”她解释说，欧洲正在改变区别申请的惯例。“你知道什么是分别申请吗？”。她做了一个深呼吸，接着说，“当你提交专利申请的时候，专利申请可能包括多种主张或发明。你可能不能在同一个专利申请中对所有这些发明进行主张，尤其是在欧洲，因为他们有一种叫做《发明要求的单一性》的规定。所以，在每次专利申请中，你都只能对一种发明进行专利申请。”她解释说，欧洲专利局现在正在对提交分别申请设定时间限制。

　　“所以，这其中反映出一个问题。”她总结，“总得来讲，世界各国的专利法正在不断地发生变化，对专利律师来说，掌握所有这些变化并知道这些变化将对你的行为和公司的专利组合带来怎样的影响是非常重要的。”

　　在这个专利法的过渡时期，Wheeler说，考虑怎样用法律来支持技术是非常重要的。在专利律师要面对的众多挑战中，专利局对专利审批的搁置就是其中之一，她说，获得专利批准可能要花五年多的时间。“但技术发展的速度比这要快得多。”她解释说，“等专利得到批准的时候，你申请专利的发明可能早成过时产物了。”

　　尽管如此，对参赛者来说，仍然有解决的方法。她建议说：“有一些利用法律解决这个问题的方法。” Wheeler解释说，在美国有几种加快专利审批的选择，即能够让专利局更快地对专利申请进行审批。她举例说，譬如有一个法案，允许申请人以放弃一个申请作为交换，使得另一个申请得到更快的审批。她接着举例，还有一个法案，规定如果申请人提交申请前检索文件，那么他将有权享受更快的审批。“还有一种绿色技术法案，也可以加快专利申请的审批。”

　　Wheeler继续和公司的专利律师们分享经验说：“在美国和其他国家的专利局之间，有一种专利审查高速公路。“如果你在一个国家通过了专利审批，那么你在参加了专利审查高速公路的其他国家就能够加快专利审批的过程。”她又举了“实用新型”的例子，许多国家都把“实用新型”的权利列为需要注册但不需要审查的专利权，允许申请人更快地获得专利权。但专利的有效期会比通常的情况要短，这对美国的公司来说算不上是一种好的选择。

　　谈话结束时，Wheeler总结说：“不能说这些选择哪一种更好，他们仅仅是选择，我们需要利用法律和制度来实现我们的目标，而不是把法律视为技术的障碍。”

　　Wheeler知道随着专利法的不断推进和竞争白热化的加剧，在未来的几年里这堂课将被证明是特别重要的一课。“专利的重要性在美国和全世界都将继续保持下去。”她 该内容可能有会员内容，需要登录查看全文，点击这里在顶部登录